Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, S.C.Uhthoff

Coexistencia de Marcas – Caso de Bebidas Alcohólicas.

Entre los principios que rigen la disciplina marcaria, como lo son el principio atributivo y el de territorialidad, el principio de especialidad vendría a ser el fundamento para la posibilidad de coexistencia de marcas.

Uno de los temas primordiales en esta materia, es el referente al principio de especialidad. Esto, por la necesidad de delimitar el alcance de protección de una marca. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha compartido el siguiente criterio, el cual puede parecer amplio, pero nos permite entender la naturaleza del principio de especialidad.

Una marca no puede proteger a todos los productos del universo; la protección marcaria se limita a los productos a los cuales el titular haya referido o haya concretado en su solicitud, y dentro de éstos con similares o idénticos y no con todos los demás (…).

Existen innumerables definiciones acerca del principio de especialidad. Para aproximarnos a una definición propia y simple, es necesario acudir a algunas fuentes que preceden el presente artículo.

En el texto de la SCT/17/3, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha señalado: «El derecho a impedir que terceros utilicen las marcas en el comercio está subordinado al principio de especialidad, a saber, sólo puede hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios para los que la marca haya sido protegida (…)»

El principio de especialidad, es el fundamento que permite la posibilidad de coexistencia de marcas, cuando éstas se encuentren protegiendo productos o servicios distintos. Sin embargo, cuando mencionamos productos o servicios distintos, entramos en una discusión compleja y resumida en dos preguntas: ¿Cuál es el alcance de la palabra distintos?; y ¿Quién está facultado para determinar qué productos o servicios pueden ser distintos?

Comencemos por la primera, ¿Cuál es el alcance de la palabra distintos? Para responder, podemos observar la siguiente definición: “que no es parecido, que tiene diferentes cualidades”.

Sin embargo, la definición señalada es muy subjetiva y nos direcciona a la segunda pregunta: ¿Quién está facultado para determinar que productos o servicios pueden ser distintos?

Para responder ambas preguntas, se debe involucrar a dos actores: competidores y consumidores.

La idea del presente artículo, es la de brindar una opinión sobre la coexistencia de marcas, cuyos productos o servicios puedan ser similares, pero cuya decisión de coexistencia resida en los competidores correspondientes.

Debemos recordar que uno de los fines del sistema de protección de la Propiedad Intelectual, es el de incentivar y estimular el comercio de un país. Esta idea la podemos afianzar, al observar el siguiente señalamiento:

(…) Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad de que los países promulguen leyes de protección de la P.I.:

• amparar en la legislación los derechos de los creadores y los innovadores sobre sus creaciones e innovaciones, de manera equilibrada con respecto al interés público de acceder a las creaciones y las innovaciones;

• fomentar la creatividad y la innovación, contribuyendo así al desarrollo social y económico” (…)

Para entender y participar en el fomento del mercado, quién mejor que los agentes que interactúan en ellos, i.e.: competidores y consumidores.

La necesidad de abordar este tema, surgió al observar criterios manejados sobre la coexistencia de marcas y cuya protección se enmarcaba en el mercado de bebidas alcohólicas.

Podemos observar el criterio plasmado por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea:

(…) debe admitirse que el consumidor austriaco medio estimará normal y esperará, por tanto, que los vinos, de una parte, y las cervezas, Ale y Porter, de otra, provengan de empresas diferentes y que tales bebidas no pertenezcan a la misma familia de bebidas alcohólicas. Nada permite indicar que el público austriaco no será consciente y no apreciará las características que diferencian el vino de la cerveza en cuanto a su composición y su modo de elaboración. Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia estima que estas diferencias se perciben en el sentido de que hacen improbable que una misma empresa fabrique y comercialice simultáneamente los dos tipos de bebidas. A mayor abundamiento, el Tribunal de Primera Instancia subraya que es notorio que, en Austria, existe una tradición de fabricación tanto de la cerveza como del vino, por empresas distintas. Por consiguiente, el consumidor austriaco medio espera que las cervezas, Ale y Porter, por un lado, y el vino, por otro, procedan de empresas diferentes.”

Se evidencia, la ponderación que se le otorgó al consumidor austriaco para determinar si dos marcas podían coexistir. En otras palabras, se le reconoció al consumidor su cualidad de conocimiento y cultura en relación con cierto tipo de productos.

En este sentido, y para productos de esta categoría, el examen marcario debe ser más tolerante. El consumidor de bebidas alcohólicas usualmente, por no decir siempre, solicita el producto con el señalamiento exacto; en otras palaras, solicita cerveza “Corona” y no “cualquier cerveza”.

Entendiendo que las distintas legislaciones están ampliando la facultad de decisión que poseen los competidores, como es el caso de México, donde la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece la posibilidad de coexistencia de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión, para productos o servicios similares, cuando se exhiba consentimiento escrito, consideramos que el examinador de cada una de las Oficinas de Propiedad Industrial, debe permitir la coexistencia de marcas que protejan distintos tipos de bebidas alcohólicas, si el titular del derecho previo acepta y tolera la nueva marca.

Lo previamente señalado, no supone que deba dejarse a un lado la conducta de supuestos agentes económicos que buscan aprovecharse de la reputación ajena de empresas como Grupo Modelo, Becle, ABInBev, entre otras, al intentar obtener la protección de marcas idénticas o semejantes, para la comercialización de productos relacionados.

Para poder responder las preguntas que motivaron el presente artículo, debemos resaltar que en el caso que ciertos productos o servicios puedan ser distintos, es necesario que los examinadores tomen en cuenta las opiniones de los agentes económicos. Y, en caso que el titular de un derecho previo lo permita, aceptar la coexistencia de marcas que protejan distintos productos o servicios clasificados en la misma clase de la Clasificación de Niza.

En este sentido, y enmarcados en el ámbito de las prácticas lícitas económicas, nada mejor que permitir la competencia entre distintos agentes económicos, lo cual generará beneficios a los consumidores.

Author: Ángel Ojeda